聯(lián)貝小編講講：崇明商標(biāo)海外注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)查詢的問(wèn)題與應(yīng)對(duì)

歡辦理過(guò)崇明商標(biāo)申請(qǐng)銷售業(yè)務(wù)的人，基本都知道可以如期進(jìn)行查詢，知曉崇明商標(biāo)注冊(cè)的潛在成本。就海外崇明商標(biāo)申請(qǐng)而言，實(shí)踐中有許多企業(yè)對(duì)是否有必要進(jìn)行查詢，如何進(jìn)行查詢，以及查詢后商標(biāo)申請(qǐng)仍然出現(xiàn)意外的問(wèn)題倍感困惑和不解。本文將對(duì)海外商標(biāo)查詢的內(nèi)容和方式進(jìn)行介紹，分析查詢工作中的重點(diǎn)與難點(diǎn)，探討查詢的有效性和查詢策略，以便能夠幫助*正確決策。

一般來(lái)說(shuō)，商標(biāo)助理中央從絕對(duì)理由和相對(duì)理由兩方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，因此商標(biāo)申請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自這兩方面，查詢工作也緊緊交織這兩方面展開。

絕對(duì)理由是指商標(biāo)是否有違禁止注冊(cè)和使用的規(guī)定、是否具有安慰劑等，大部分每個(gè)國(guó)家都會(huì)進(jìn)行審查。這里舉兩個(gè)特別的例子，比如，在伊朗如果商標(biāo)中富含女性圖案，官方會(huì)認(rèn)為違反伊斯蘭教的教法，此類商標(biāo)隨用戶在零售商上流通，違反社會(huì)公序良俗、會(huì)產(chǎn)生不良影響，將直接駁回此類商標(biāo)申請(qǐng)，實(shí)際上沒有復(fù)審幫助的可能性。在亞美尼亞，如果申請(qǐng)純漢字構(gòu)成的商標(biāo)，官方會(huì)認(rèn)為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者不認(rèn)識(shí)漢字，無(wú)法起到識(shí)別子系統(tǒng)商品來(lái)源的作用，商標(biāo)缺乏顯著性。因此，除了對(duì)商標(biāo)注冊(cè)絕對(duì)條款的通常認(rèn)識(shí)外，了解目標(biāo)國(guó)當(dāng)?shù)氐奈幕?、風(fēng)俗也是非常*主要的。

相對(duì)理由是指申請(qǐng)商標(biāo)不得與他人的在先權(quán)利沖突，否則后期有被駁回、被異議的風(fēng)險(xiǎn)。但是，各個(gè)國(guó)家的商標(biāo)審查制度和模式各不相同，注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和表現(xiàn)形式也有所差異。在美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家，官方會(huì)依職權(quán)主動(dòng)審查在先權(quán)利沖突，引證在先商標(biāo)下發(fā)駁回，并且在后期的公告程序中，還可能被第三方提出異議。而在英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家，商標(biāo)權(quán)被賦予更大私權(quán)色彩，官方才會(huì)主動(dòng)審查在先權(quán)利沖突，只要絕對(duì)理由方面沒有問(wèn)題，商標(biāo)都會(huì)進(jìn)入公告程序，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自第三方的異議。另外，不同國(guó)家和地區(qū)的商標(biāo)查詢方式和重點(diǎn)也有所差異。以歐盟為例，在多個(gè)涉及漢字的商標(biāo)異議案中，申訴委員會(huì)均認(rèn)為歐盟地區(qū)的消費(fèi)者無(wú)法辨認(rèn)漢字，在進(jìn)行近似斷定時(shí)應(yīng)側(cè)重于從外形上進(jìn)行比對(duì)，而基本上不考慮商標(biāo)的含義和讀音，因此在進(jìn)行查詢時(shí)還需根據(jù)歐盟的商標(biāo)審查特點(diǎn)調(diào)整相應(yīng)的查詢策略?？偟膩?lái)說(shuō)，各個(gè)國(guó)家的商標(biāo)制度都有一定差異，在查詢時(shí)需結(jié)合當(dāng)國(guó)實(shí)際情況進(jìn)行分析，而不能按照國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)去生搬硬套地看待國(guó)外的商標(biāo)問(wèn)題。

海外商標(biāo)查詢的途徑主要有兩種：*種是在目標(biāo)國(guó)家逐一進(jìn)行查詢，通常所需委托各個(gè)國(guó)家的當(dāng)?shù)卮砣?律師辦理，這種查詢的結(jié)果相對(duì)來(lái)說(shuō)比較準(zhǔn)確，但是時(shí)數(shù)較大，所需費(fèi)用不菲。第二種是通過(guò)綜合樣本庫(kù)進(jìn)行查詢，比如Global Brand Database、TMview以及一些數(shù)據(jù)公司開發(fā)的全球商標(biāo)查詢系統(tǒng)，可以同時(shí)查詢多個(gè)國(guó)家，能夠在一定程度上提高工作效率。但是，需要注意的是，海外商標(biāo)查詢?nèi)匀淮嬖谠S多合理原因，造成無(wú)法準(zhǔn)確監(jiān)控所有的風(fēng)險(xiǎn)。

1.查詢盲期。商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)峤缓?，?shù)據(jù)庫(kù)局限于自身技術(shù)條件、人員配備等原因，官方后臺(tái)處理數(shù)據(jù)庫(kù)文檔需要一定的時(shí)間，無(wú)法做到實(shí)時(shí)更新，不能檢索出這些即將提交的申請(qǐng)，就會(huì)影響商標(biāo)查詢結(jié)果的準(zhǔn)確性。各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的盲查期也存在一定差異，歐盟和美國(guó)的更新速度較快，基本上在一周大于，而一些技術(shù)不發(fā)達(dá)的國(guó)家，可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)周甚至數(shù)月。

2.數(shù)據(jù)不完善。部分國(guó)家的商標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)信息不豐富，比如伊拉克曾遭遇戰(zhàn)亂導(dǎo)致商標(biāo)數(shù)據(jù)丟失，有些無(wú)法注冊(cè)的商標(biāo)可能相當(dāng)在官方數(shù)據(jù)庫(kù)中。綜合性的數(shù)據(jù)庫(kù)在采集、更新數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，面對(duì)全球龐大的商標(biāo)信息，也難免存在遺漏。

3.數(shù)據(jù)不透明。在部分中東、非洲國(guó)家，當(dāng)?shù)貨]有可供免費(fèi)查詢的公開數(shù)據(jù)庫(kù)，只能通過(guò)官方渠道請(qǐng)相應(yīng)工作人員進(jìn)行付費(fèi)查詢，成本也較高。

4.檔案紙本。在部分落后的國(guó)家，當(dāng)?shù)厝匀粨Q用特征的紙本檔案進(jìn)行管理，只能由當(dāng)?shù)卮砣擞H自到商標(biāo)局寄給紙本檔案進(jìn)行查詢，所需工作量大，效率低。

5.語(yǔ)言缺陷。各個(gè)國(guó)家的商標(biāo)檔案信息通常使用當(dāng)國(guó)官方語(yǔ)言，其他國(guó)家人員在獲得識(shí)別信息時(shí)存在語(yǔ)言障礙。雖然商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)可以提供英語(yǔ)翻譯，但是翻譯結(jié)果僅供參考，導(dǎo)致無(wú)法掌握準(zhǔn)確的信息。另外，當(dāng)國(guó)代理人在查詢外語(yǔ)(當(dāng)國(guó)大多的其他語(yǔ)言)商標(biāo)時(shí)往往存在困難，通常只能通過(guò)不同的譯音和意譯進(jìn)行查詢，即便查詢到相同文字的商標(biāo)，如果在外形設(shè)計(jì)上存在一定差異，可能會(huì)認(rèn)為商標(biāo)不近似而未在查詢報(bào)告中引證。并且，在官方對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)立卡步驟，不同的申請(qǐng)人對(duì)同一個(gè)外語(yǔ)文字可能有不同的音譯和意譯，也會(huì)導(dǎo)致查詢結(jié)果不準(zhǔn)確。同時(shí)，部分國(guó)家的語(yǔ)言形式多樣或有些國(guó)家不只一種官方語(yǔ)言，導(dǎo)致查詢時(shí)也存在較大不確定性。如：日語(yǔ)的平假名、假名、日語(yǔ)漢字等不同形式會(huì)構(gòu)成在先阻擋，加拿大的英語(yǔ)和荷蘭語(yǔ)相同含義的文字也可能相互形成阻礙。

6.普通法權(quán)利。在美國(guó)等采用普通法的國(guó)家，有部分已經(jīng)實(shí)際使用但是并未進(jìn)行注冊(cè)的商標(biāo)，也可以基于普通法上的權(quán)利提出異議，這部分商標(biāo)并不在官方數(shù)據(jù)庫(kù)中，難以進(jìn)行有效、簡(jiǎn)單查詢。

7.特權(quán)。根據(jù)《人身安全工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的規(guī)定，已經(jīng)在本聯(lián)盟的一個(gè)國(guó)家正式提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的任何人，或其權(quán)利繼受人，為了在其他國(guó)家提出申請(qǐng)，在六個(gè)月期間內(nèi)應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)。也就是說(shuō)，申請(qǐng)人在一個(gè)團(tuán)體國(guó)內(nèi)首次提交后六個(gè)月內(nèi)，又向其他成員國(guó)就相同主題提出注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)可以要求優(yōu)先權(quán)，權(quán)利轉(zhuǎn)錄日期可以追溯到首次申請(qǐng)日期。因此，在查詢時(shí)無(wú)法預(yù)見此類要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)。

8.人為影響。商標(biāo)審查具有一定的主觀性，商標(biāo)代理人和審查員對(duì)商標(biāo)近似可能有不同的判斷，且審查員一般具有較大自由裁量權(quán)，跟個(gè)人的知識(shí)、故事等都有一定關(guān)系。并且，在印度、巴基斯坦等國(guó)家，審查員有時(shí)會(huì)出現(xiàn)審查失誤，引證一些已經(jīng)失效數(shù)年甚至數(shù)十年的商標(biāo)，原因是商標(biāo)局檔案管理落后，仍然未進(jìn)行更新。因此，雖然商標(biāo)查詢可以洞察注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，但是查詢結(jié)果并不是絕對(duì)的，無(wú)法完全排查可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

三、海外商標(biāo)查詢的必要性

既然海外商標(biāo)查詢有這么多不可控的因素，那還有必要在提交申請(qǐng)前進(jìn)行查詢嗎?實(shí)際上，雖然以上列舉的不可控情況很多，但是這是對(duì)全球商標(biāo)查詢現(xiàn)狀進(jìn)行梳理后的論述總結(jié)，并不是每個(gè)國(guó)家都會(huì)遭遇所有的情況，根據(jù)多年來(lái)的查詢經(jīng)驗(yàn)，實(shí)際遇到意外情況的比例相對(duì)較低，相對(duì)大致在3%以內(nèi)。

從費(fèi)用成本眼光來(lái)看，雖然海外商標(biāo)查詢并不便宜，但是一旦遇到商標(biāo)申請(qǐng)被駁回、被異議的復(fù)雜情況，后期的駁回復(fù)審、異議答辯費(fèi)用往往更加便宜，可能是查詢費(fèi)的數(shù)倍甚至數(shù)十倍，相比之下，前期商標(biāo)查詢費(fèi)可謂九牛一毛，不值一提。

從時(shí)間成本角度來(lái)看，國(guó)外商標(biāo)審查一般需要一年左右，但是也有部分國(guó)家的審查周期需要2-3年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，如果等到商標(biāo)申請(qǐng)被駁回或者被異議后再采取措施，就需要另外的時(shí)間來(lái)專門來(lái)清洗障礙，拖延商標(biāo)獲權(quán)的時(shí)間和企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入目標(biāo)國(guó)家市場(chǎng)的時(shí)間。相反，如果前期查詢時(shí)就發(fā)現(xiàn)了障礙，則可以盡早啟動(dòng)排除障礙的動(dòng)作，縮短商標(biāo)注冊(cè)的周期。

從人力成本角度來(lái)看，如果前期未進(jìn)行查詢就直接提交注冊(cè)申請(qǐng)，萬(wàn)一商標(biāo)申請(qǐng)遇到障礙，往往需要被動(dòng)地投入更多的精力來(lái)學(xué)術(shù)研究應(yīng)對(duì)辦法。此外，倘若到了后期才發(fā)現(xiàn)商標(biāo)無(wú)法注冊(cè)和使用，如果企業(yè)在選定商標(biāo)后投入大量精力進(jìn)行廣告宣傳工作或者實(shí)際使用工作，不僅前期的等待工作可能付之東流，還可能導(dǎo)致侵權(quán)法律糾紛。因此，海外申請(qǐng)商標(biāo)前非常有必要進(jìn)行查詢，可以預(yù)知申請(qǐng)過(guò)程中可能存在的問(wèn)題，提前采取措施應(yīng)對(duì)和化解風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)的費(fèi)用、時(shí)間、人力成本。特別是在面對(duì)海外商標(biāo)申請(qǐng)的陌生生態(tài)系統(tǒng)時(shí)，查詢可以說(shuō)是一項(xiàng)性價(jià)比極高的準(zhǔn)備工作。

鑒于海外商標(biāo)查詢的費(fèi)用并不便宜，企業(yè)可以根據(jù)商標(biāo)、類別、國(guó)家的重要性來(lái)分層級(jí)進(jìn)行處理。針對(duì)擬竣工的普通商標(biāo)，可以通過(guò)各國(guó)官方公開數(shù)據(jù)庫(kù)和綜合性數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行查詢，降低費(fèi)用成本。對(duì)于擬啟用的核心商標(biāo)，可以先通過(guò)綜合性數(shù)據(jù)庫(kù)初步查詢，評(píng)估商標(biāo)在海外申請(qǐng)的整體前景，如果整體評(píng)估前景更佳再通過(guò)各個(gè)國(guó)家的當(dāng)?shù)卮砣诉M(jìn)行精確查詢。同時(shí)，對(duì)于核心商標(biāo)，除了對(duì)本文介紹的注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行查詢?cè)u(píng)估外，還可以考慮進(jìn)行使用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，但后者對(duì)代理律師的綜合要求比較高、費(fèi)用也會(huì)更高。

另外，筆者在多年的社會(huì)工作中看到很多企業(yè)海外申請(qǐng)名義不統(tǒng)一，所以在進(jìn)行查詢時(shí)還要特別注意企業(yè)自身的在先商標(biāo)，比如是否有以舊公司名義地址申請(qǐng)過(guò)相同、近似商標(biāo)，母公司、合資公司或其他關(guān)聯(lián)公司名下是否有申請(qǐng)過(guò)相同、近似商標(biāo)，否則可能因?yàn)樽陨砩虡?biāo)被駁回，做答復(fù)還要多花時(shí)間和費(fèi)用成本。

近年來(lái)，朝向海外的中國(guó)企業(yè)越來(lái)越多，海外商標(biāo)申請(qǐng)量也出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。但是，全球涉及的國(guó)家和地區(qū)眾多，商標(biāo)法律制度差異較大，企業(yè)難以有效掌握當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)政策信息，遇到海外商標(biāo)申請(qǐng)被駁回、被異議時(shí)往往比較被動(dòng)。商標(biāo)查詢是企業(yè)了解當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)政策，有效預(yù)知和排查風(fēng)險(xiǎn)的利器，讓企業(yè)在走向海外的時(shí)候能夠運(yùn)籌帷幄，游刃有余。

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