行業(yè)名稱(chēng)對(duì)商標(biāo)權(quán)保護(hù)范圍有何影響

當(dāng)這些名稱(chēng)交織或部分交織出現(xiàn)時(shí)，即便知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員，亦會(huì)得出似是而非的結(jié)論，包含行業(yè)名稱(chēng)（亦稱(chēng)為行業(yè)屬性或者經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)）的商標(biāo)就是其中一種典型情況，如：【XX食品】、【XX電器】、【XX電力】、【XX文化】、【XX零售】等。

包含行業(yè)名稱(chēng)的商標(biāo)在顯著性、近似判斷、企業(yè)標(biāo)識(shí)擴(kuò)張戰(zhàn)略等方面均存在較大影響。在此，筆者將從商標(biāo)顯著性、商標(biāo)近似判斷、對(duì)企業(yè)擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)影響等方面予以闡述，以便分清某些誤區(qū)。

根據(jù)《企業(yè)名稱(chēng)登記管理規(guī)定》第十至十二條規(guī)定，企業(yè)名稱(chēng)的主要構(gòu)成要素包括：行政區(qū)劃、字號(hào)、行業(yè)屬性或者經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、企業(yè)組織形式。其中，行業(yè)屬性或者經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)本文簡(jiǎn)稱(chēng)為行業(yè)名稱(chēng)。

有觀點(diǎn)認(rèn)為：行業(yè)名稱(chēng)屬于《商標(biāo)法》第十一條*款（一）（二）項(xiàng)規(guī)定之情形，可能構(gòu)成通用名稱(chēng)或?qū)ο嚓P(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的功能或特性描述，不具備顯著性；當(dāng)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)僅包含行業(yè)名稱(chēng)時(shí)，應(yīng)不予核準(zhǔn)注冊(cè)，當(dāng)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)包含行業(yè)名稱(chēng)和其他構(gòu)成要素時(shí)，應(yīng)主要考慮其他要素的顯著性。

然而該觀點(diǎn)并非完全正確，商標(biāo)的顯著性是指相關(guān)公眾根據(jù)特定標(biāo)識(shí)能夠?qū)⑸唐坊蚍?wù)提供彼此區(qū)分開(kāi)來(lái)的一種可能性和較大的便利性。因此商標(biāo)的顯著性需要結(jié)合具體的商品和服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行判斷。也就是說(shuō)，在某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)上屬于通用名稱(chēng)、指代產(chǎn)品或服務(wù)特性從而不具備顯著性的標(biāo)識(shí)，在其他商品和類(lèi)別可能并不存在這一缺陷。

例如：“蘋(píng)果”標(biāo)識(shí)在水果這一商品大類(lèi)上，由于其指代某一特定水果，構(gòu)成通用名稱(chēng)或特定描述，不具備來(lái)源識(shí)別性；但是在電器、床上用品等商品類(lèi)別，蘋(píng)果一詞就不存在描述性，可以獲得商標(biāo)權(quán)保護(hù)。

又如，“電器”一詞在家電、家電銷(xiāo)售等商品或服務(wù)上存在功能或行業(yè)特性描述，不具備顯著性；但是在水果、食品、旅游、化工等大量商品或服務(wù)類(lèi)別，“電器”一詞并不存在功能或行業(yè)特性指示性，具備作為商標(biāo)注冊(cè)和使用的顯著性。

前述分析基于將行業(yè)名稱(chēng)作為單獨(dú)要素進(jìn)行判斷，僅表明“行業(yè)名稱(chēng)”本身并非一定不具備顯著性。根據(jù)《*高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條規(guī)定：人民法院在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)，從整體上對(duì)商標(biāo)是否具有顯著特征進(jìn)行審查判斷。若相關(guān)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)中除“行業(yè)名稱(chēng)”外，還包括其他構(gòu)成要素，需要對(duì)該標(biāo)識(shí)進(jìn)行整體考慮，綜合判斷其是否屬于“僅僅”、“直接”描述產(chǎn)品或服務(wù)的功能、特性。

商標(biāo)對(duì)于專(zhuān)用權(quán)人而言，其*為重要的功能為專(zhuān)有使用的同時(shí)可排斥第三人。根據(jù)《商標(biāo)法》第57條之規(guī)定：在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。因此，商標(biāo)相同或近似判斷是商標(biāo)權(quán)的排斥力范圍的基本因素。

根據(jù)*高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第16條規(guī)定：人民法院認(rèn)定商標(biāo)是否近似，既要考慮商標(biāo)標(biāo)志構(gòu)成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關(guān)商標(biāo)的顯著性和知名度、所使用商品的關(guān)聯(lián)程度等因素，以是否容易導(dǎo)致混淆作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。

就包含行業(yè)名稱(chēng)的商標(biāo)而言，且在不考慮使用情況及知名度的情況下，在相同商品或服務(wù)下，“行業(yè)名稱(chēng)”要素在商標(biāo)注冊(cè)中有時(shí)候可以弱化、甚至可以忽略。

而在需要對(duì)商品和服務(wù)進(jìn)行跨類(lèi)近似判斷時(shí)，根據(jù)《*高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條規(guī)定，即便涉案商標(biāo)本身被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，跨類(lèi)近似的判斷基礎(chǔ)，依然為該馳名商標(biāo)的顯著程度以及該馳名商標(biāo)在使用被訴商標(biāo)或者企業(yè)名稱(chēng)的商品的相關(guān)公眾中的知曉程度。

當(dāng)該商標(biāo)經(jīng)過(guò)大量使用并具備較高知名度后，“行業(yè)名稱(chēng)”要素與其他構(gòu)成部分一起，如【AA食品】，將在相關(guān)公眾觀念中構(gòu)成較強(qiáng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，甚至一一對(duì)應(yīng)關(guān)系；在該商標(biāo)中其他構(gòu)成部分【AA】本身獨(dú)創(chuàng)性和顯著性不足以與商標(biāo)權(quán)人形成一一對(duì)應(yīng)或較高對(duì)應(yīng)度的情況下，第三人申請(qǐng)【AA文化】商標(biāo)注冊(cè)被判定構(gòu)成近似商標(biāo)的可能性就相對(duì)較低，也就是說(shuō)當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)中除行業(yè)名稱(chēng)以外的部分，本身顯著性不高，不足以與商標(biāo)權(quán)人形成一一對(duì)應(yīng)或較高的對(duì)應(yīng)關(guān)系，那么該商標(biāo)本身的顯著性是基于【AA食品】整體而產(chǎn)生，此時(shí)，判斷商標(biāo)是否近似，需要以【AA食品】整體為基礎(chǔ)，并非省略【食品】而以【AA】為比對(duì)對(duì)象。

在商標(biāo)近似判斷過(guò)程中，【要部判定】通常而言比整體判斷更容易認(rèn)定構(gòu)成近似，基于以上分析可知含有行業(yè)名稱(chēng)的商標(biāo)，其對(duì)第三人的排斥效力，在跨類(lèi)保護(hù)時(shí)，將受到“行業(yè)名稱(chēng)”本身的限制。

此外，除顯著性判斷以外，“行業(yè)名稱(chēng)”如“文化”、“電器”、“食品”、“零售”等，還將起到行業(yè)限制作用，將對(duì)相關(guān)公眾的混淆可能性判斷產(chǎn)生較大影響。以【XX電器】為例，在金融、油品、酒類(lèi)、食品等非電器類(lèi)商品或服務(wù)項(xiàng)目上，即便他人使用“XX”商標(biāo)或含有“XX”字眼的其他標(biāo)識(shí)，基于在相關(guān)公眾觀念中的行業(yè)暗示，當(dāng)他人在非電器、電器營(yíng)銷(xiāo)等商品或服務(wù)項(xiàng)目上注冊(cè)【XX】商標(biāo)或【XX影視】商標(biāo)時(shí)，判斷實(shí)際混淆或混淆可能性的可能性就將降低。

含有“行業(yè)名稱(chēng)”商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)诔鮿?chuàng)企業(yè)或產(chǎn)業(yè)相對(duì)單一的企業(yè)較為常見(jiàn)，且越早期的商標(biāo)，含有行業(yè)名稱(chēng)的情況越多。究其原因，不外乎三種：

*種，不懂商標(biāo)法，懵懂中申請(qǐng)。這種情況在我國(guó)現(xiàn)代商標(biāo)制度創(chuàng)立之初較為常見(jiàn)。當(dāng)然，基于我國(guó)目前商標(biāo)代理行業(yè)對(duì)準(zhǔn)入及監(jiān)管機(jī)制均還不健全，市面上各類(lèi)代理機(jī)構(gòu)作業(yè)質(zhì)量參差不齊，也會(huì)不時(shí)遇到類(lèi)似申請(qǐng)。

第二種，規(guī)避在先近似商標(biāo)，提高獲得商標(biāo)注冊(cè)的可能性。在此情況下亦存在兩種可能性，一方面代理機(jī)構(gòu)為了提高注冊(cè)核準(zhǔn)可能性，建議客戶在存在在先近似申請(qǐng)時(shí)，采用添加各類(lèi)要素的方式申請(qǐng)，更有甚者采用企業(yè)名稱(chēng)全稱(chēng)進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)，造成在商標(biāo)使用證據(jù)提供及商標(biāo)近似判斷過(guò)程中產(chǎn)生巨大的難度；另一方面，亦存在固執(zhí)當(dāng)事人的執(zhí)念。

第三種，增加商標(biāo)與所屬產(chǎn)業(yè)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。對(duì)于經(jīng)營(yíng)模式單一的企業(yè)或初創(chuàng)型企業(yè)，增加商標(biāo)與其產(chǎn)品或服務(wù)的直接對(duì)應(yīng)關(guān)系，精準(zhǔn)定位市場(chǎng)，提高商標(biāo)與產(chǎn)品或服務(wù)的來(lái)源識(shí)別度，也是導(dǎo)致含有行業(yè)名稱(chēng)商標(biāo)申請(qǐng)的主要原因之一。

從以上分析可知，含有“行業(yè)名稱(chēng)”的商標(biāo)，本身存在一定的正面作用，包括提高產(chǎn)品或服務(wù)的精準(zhǔn)識(shí)別，精確市場(chǎng)定位，提高商標(biāo)注冊(cè)可能性等。然而，含有“行業(yè)名稱(chēng)”的商標(biāo)總體而言弊大于利，特別將對(duì)企業(yè)商標(biāo)的經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張產(chǎn)生較大影響。

從“行業(yè)名稱(chēng)”對(duì)商標(biāo)顯著性及排斥力范圍影響兩部分的分析可知，行業(yè)名稱(chēng)將對(duì)商標(biāo)的顯著性和整體保護(hù)范圍產(chǎn)生較大影響?；谥袊?guó)目前商標(biāo)制度中對(duì)于商標(biāo)使用證據(jù)的被動(dòng)審查制度，以及商標(biāo)的誠(chéng)信申請(qǐng)和使用的群眾基礎(chǔ)還未牢固，存在大量的搶注等問(wèn)題。當(dāng)企業(yè)處于初創(chuàng)期或某項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的初期，對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)布局戰(zhàn)略未做長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，很容易被大量搶注，對(duì)企業(yè)發(fā)展造成較大限制，更有甚者，極有可能遭致訴訟阻擊，如“滴滴打車(chē)”案。此時(shí)，若企業(yè)將“行業(yè)名稱(chēng)”等非必要識(shí)別要素添加到商標(biāo)標(biāo)識(shí)中，即便短期內(nèi)可能獲得注冊(cè)，但將對(duì)后續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)生較大限制。

商標(biāo)中的“行業(yè)名稱(chēng)”本身是一把雙刃劍，其對(duì)于商標(biāo)申請(qǐng)獲準(zhǔn)注冊(cè)的可能性、商標(biāo)使用行為認(rèn)定的精準(zhǔn)性、初創(chuàng)企業(yè)或單一領(lǐng)域企業(yè)的直接識(shí)別性等具有一定的積極作用，但是對(duì)于商標(biāo)保護(hù)范圍、企業(yè)商業(yè)標(biāo)識(shí)戰(zhàn)略擴(kuò)張等均將產(chǎn)生較大的限制作用，總體而言弊大于利，對(duì)于商標(biāo)中的“行業(yè)名稱(chēng)”要素應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待。

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